如何看待商标法第十九条第四款的适用问题

现行《商标法》第十九条是2013年修订时，为了遏制商标代理活动中的恶性竞争、恶意抢注、诚信缺失等问题而新增加的规定。由于第四项规定：商标代理机构在其代理服务外不得申请注册其他商标，而备受商标代理行业关注。典型案例当属前不久刚刚二审判决的“上专”商标注册不予受理行政诉讼一案。

据该案一审法院北京知识产权法院查明：2014年8月28日，上海专利商标事务所有限公司（简称上专所）向国家工商行政管理总局商标局（简称商标局）提出第15244245号“上专”商标（简称申请商标）的注册申请，指定使用的服务项目为第45类：知识产权咨询、知识产权代理、知识产权许可、法律研究、诉讼服务、计算机软件许可（法律服务）、域名注册（法律服务）、为法律咨询目的监控知识产权、个人背景调查、知识产权评估、知识产权研究、知识产权调查。

2015年2月4日,商标局发出《商标注册申请不予受理通知》，以上专所指定的商品/服务项目不符合《中华人民共和国商标法》（简称商标法）第十九条和《中华人民共和国商标法实施条例》（简称商标法实施条例）第八十七条的规定为由，对上述申请不予受理。上专所不服该通知，向北京知识产权法院提起行政诉讼，请求法院判决撤销商标局作出的上述通知。

在诉讼过程中，上专所提交了以下证据：

1、中国专利局文件（84）国专发计字第152号，国家经委、中国专利局“关于处理外国人申请专利的优先权和建立第二个涉外专利代理机构的请示”，证明上专所作为中国第二个涉外专利代理机构，成立于1984年，至今已有三十年历史。

2、国家工商行政管理局文件“工商[1990]233号”，证明上专所在1990年即被指定为涉外商标代理组织。

3、上海市机构编制委员会沪编[1993]74号“关于同意上海专利事务所更名的通知”，证明上专所于1993年更名为上海专利商标事务所。

4、国家工商行政管理局文件“工商标字[1999]32号”，证明上专所在1999年即被批准开展国内商标代理业务。

5、上海科学院沪科元[2002]第61号“关于确认上海专利商标事务所改制为上海专利商标事务所有限公司的批复”，证明上专所从2004年开始使用现名。6、上专所“关于更改上海专利商标事务所英文名的报告”，证明上专所从1996年开始使用ShanghaiPatent&TrademarkLawOffice作为名称。

7、上海市著名商标证书及6342909号商标注册证，证明上专所的SPTL及图商标经过长期广泛使用已具有很高知名度。

8、商标代理机构证书，专利代理机构注册证，科技咨询证书，上海市技术交易服务许可证，证明上专所具备商标代理资质、专利代理资质、科技咨询资质(包括技术转让、技术中介等)、技术交易服务资质。

9、2008年3月8日上专所向客户提交的商标使用调查报告，证明上专所实际提供商业调查服务。

另查，上专所的《企业法人营业执照》中所载明的“经营范围”包括：“为中外客户提供专利代理、商标代理、著作权代理及其他知识产权保护代理服务、知识产权方面的法律咨询、法律事务服务”。

北京知识产权法院一审判决：以申请商标属于商标法第十九条第四款规定不予注册的情形为由，驳回上专所的诉讼请求。

北京高级人民法院进过审理，于2017年七月二十六日作出（2017）京行终3116号判决书：驳回上诉，维持原判。

正如二审判决本院认为部分所言：商标法第十九条第四款规定：“商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外，不得申请注册其他商标。”商标法实施条例第八十三条规定：“商标法所称商标代理，是指接受委托人的委托，以委托人的名义办理商标注册申请、商标评审或者其他商标事宜。”第八十四条第一款规定：“商标法所称商标代理机构，包括经工商行政管理部门登记从事商标代理业务的服务机构和从事商标代理业务的律师事务所。”第八十七条规定：“商标代理机构申请注册或者受让其代理服务以外的其他商标，商标局不予受理。”上专所作为商标法实施条例规定的商标代理机构，其申请注册商标应当按照商标法第十九条第四款的规定，仅限于在代理服务上申请注册商标，不得在其商标代理服务之外注册其他商标，在代理服务以外的其他商品和服务上申请注册商标的，商标局依法不应予以受理。本案中，申请商标指定使用在第45类“知识产权咨询、知识产权代理、知识产权许可、法律研究、诉讼服务、计算机软件许可（法律服务）、域名注册（法律服务）、为法律咨询目的监控知识产权、个人背景调查、知识产权评估、知识产权研究、知识产权调查”服务上，上述服务内容显然并不属于商标法实施条例第八十三条规定的商标代理服务，因此，作为商标代理机构的上专所提出申请商标的注册申请，不符合商标法第十九条第四款的规定。商标局对申请商标的注册申请不予受理并无不当。原审判决的相关认定亦无不当

虽然二审法院和一审法院观点基本一致，但根据二审判决的一审法院认为部分所述，一审法院更为值得肯定的地方是，一审法院注意到了商标法第十九条第四款的立法目的因素：商标法第十九条第四款中对于申请注册的商标系商标代理机构自用还是以牟利为目的进行注册未作区分。因此，无论商标代理机构是基于何种目的进行的注册申请，只要是在代理服务之外的商品或服务上进行的注册申请，均属于该条款禁止的情形。

单从法律规定的文意本身理解来看，判决确实无可厚非，毕竟法院只能依法审判，即使法律规定本身存在不合理之处，也无权干涉。这也是为什么很多人支持认可法院判决的主要原因。

但如果机械的适用商标法第十九条第四款及其相关规定，无疑是矫枉过正的限制了从事商标代理业务机构基于自用目的正当商标注册使用需求，这种限制等于说一家机构只要从事商标代理业务，就不得再拥有以注册商标的形式从事任何其他行业的权利，这种限制并非商标法第十九条第四款的立法本意，也不符合市场发展趋势。

其实一审法院已经意识到了立法目的问题。同时，关于商标法第十九条第四款的立法本意，在全国人大常委会《商标法释义》，以及全国人大法律委员会关于《中华人民共和国商标法修正案（草案）》修正情况的汇报中都有提及。商标法第十九条第四款的释义规定：申请注册商标应当是为了自己使用，而不是为了售卖，为了制止不法代理机构利用商标专业知识，恶意抢注他人商标牟利，所以才制定了该款规定。汇报的第三部分也明确：商标法第十九条第四款明确了商标代理组织不得自行申请注册商标牟利。两项资料都体现出了商标法第十九条第四款的适用应以申请人具有牟利目的为前提。但遗憾的是该前提并未在立法中明文指出。

面对此问题，法院虽然可以直接机械适用，不考虑适用后果和立法初衷，但如果想要做的更好也并非没有法律依据和不可能。

立法法第四十五条：法律解释权属于全国人民代表大会常务委员会。法律有以下情况之一的，由全国人民代表大会常务委员会解释：（一）法律的规定需要进一步明确具体含义的；（二） 法律制定后出现新的情况，需要明确适用法律依据的。第第一百零四条第一款：最高人民法院、最高人民检察院作出的属于审判、检察工作中具体应用法律的解释，应当主要针对具体的法律条文，并符合立法的目的、原则和原意。遇有本法第四十五条第二款规定情况的，应当向全国人民代表大会常务委员会提出法律解释的要求或者提出制定、修改有关法律的议案。审理法院完全可以以“法律的规定需要进一步明确具体含义的”层报最高人民法院，由最高人民法院给出意见或报请全国人大常委会对商标法第十九条第四款的适用是否以申请人无自用目的或具有牟利目的为前提做出解释。虽然根据实践不一定会有结果，但确实应该进行尝试。

虽然不知该案是否会有再审程序，以及是否会进行再审，但如果进入了再审程序，鉴于该条款的适用直接影响到从事商标代理业务的机构是否可以拥有在相关服务上具有注册商标自用的权利、直接影响到从事商标代理业务的律所是否可以拥有在诉讼等法律服务上具有注册商标自用的权利，还是期待最高人民法院能够结合立法目的给出正当合理的解释，或提请全国人大常委会进行解释。

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