从判决的角度看现行商标法第十九条第四款的适用

典型案例为（2016）京73行初6810号易介集团北京有限公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会不予注册复审一案，该案中易介公司辩称：尽管其营业执照的经营范围包括“商标代理”业务，但并未向商标局备案，根据商标法实施条例的相关规定，易介公司依然不能从事商标代理业务，营业执照的经营包括“商标代理”业务是从事“商标代理”业务的必要条件，而非充分条件，若认为只要经营范围包括“商标代理”业务，不管是否具体实施“商标代理”业务而均属“商标代理机构”的话，属于法律适用错误。

该案中法院认为商标申请注册主体是否为商标代理机构的审查，应以商标注册申请日为准，商标代理机构在申请注册非代理服务后对营业范围、备案登记的变更，并不能改变商标代理机构注册非代理服务商标，进而扰乱商标注册秩序的行为性质，否则商标法第十九条第四款对于商标代理机构的限制将被架空，虽然易介公司审理时已在营业范围中删除“商标代理”服务，且在商标局注销了商标代理机构登记，但不能改变涉案商标申请时易介公司属于商标代理机构的事实。

典型案例为（2017）京73行初3148号北京艾克诺维科技有限公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会无效宣告商标一审案，该案中艾克诺维公司辩称：涉案商标申请日期、初步审定日期均在修改前商标法（2001年商标法）试行期间，根据法不溯及既往原则，对涉案商标的审理应适用2001年商标法，而非2014年商标法新增内容，艾克诺维公司于2016年12月对其经营范围已经作出变更，在商标评审阶段已不属于“商标代理机构”，涉案商标予以无效宣告的理由已经不复存在。

该案中法院认为涉案商标虽申请于2011年，但经异议程序后于2015年才被核准注册，故依据2014年商标法进行实质审查并无不妥。商标申请日期、初审公告日期、获得商标专用权的日期均不能等同于商标经核准获准注册的日期。最终法院认为涉案商标虽申请于2014年商标法施行前，但在商标法施行后才被核准注册，故诉讼时应适用2014年商标法第十九条第四款之规定进行审查涉案商标，艾克诺维虽于2016年对其经营范围作出变更，不能改变其以商标代理机构身份申请注册非代理服务商标的事实，不构成阻却2014年商标法第十九条第四款适用的合法理由，判决驳回艾克诺维的诉讼请求。

典型案例为（2018）京行终5617号厦门市湖里区劲翔联合商标代理事务所诉国家工商行政管理总局商标评审委员会无效宣告商标二审案，该案中一审法院北京知识产权法院认为涉案商标申请于2011年，核准注册于2014年3月7日，劲翔商标事务所是一家经商标局备案的商标代理机构，申请注册的涉案商标核定在服装、鞋等商品上，超出了代理服务范围，虽然涉案商标申请时的商标法并未对此予以禁止，但涉案商标获准注册后的状态仍然持续到了现行商标法施行之后，鉴于涉案商标在现行商标法施行后被申请宣告无效，故依据2014年商标法第十九条第四款之规定进行审查，涉案商标的注册违反了“商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外，不得申请注册其他商标”之法律规定。

典型案例为(2017)京行终1742号北京拍脑壳科技有限公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会驳回复审(商标)二审案，该案中涉案商标原申请人为北京知果果科技有限公司，申请注册的类别为第9类，知果公司成立于2014年，经营范围包括“商标代理”，拍脑壳公司成立于2015年，经营范围不包括“商标代理”，涉案商标于2016年由知果公司转让给了拍脑壳公司，后因该商标被引证商标驳回，拍脑壳公司作为涉案商标的权利继受人不服驳回裁定提起了诉讼。

诉讼中法院认为涉案商标的注册已经违反了现行商标法第十九条第四款之规定，而且涉案商标不应因知果公司在提出商标申请之后将该商标申请权转让给拍脑壳公司而改变，虽然商标法并不禁止知果公司将涉案商标转让给非商标代理机构的法律主体,但该商标转让行为不能成为涉案商标申请注册未违反商标法第十九条第四款规定的理由,否则很可能出现以商标转让为名、以规避商标法第十九条第四款规定为实的不诚信行为，最终涉案商标因违反现行商标法第十九条第四款之规定被无效。

典型案例为（2016）京73行初171号四川中博知识产权代理有限公司诉国家工商行政管理总局商标评审委员会驳回复审商标一审案，该案中中博公司辩称涉案商标为其代替客户申请并持有，而且提交了与客户签订的相关协议证据，而且至审理时涉案商标已经转给第三人，涉案商标不在商标代理机构名下，商评委驳回涉案商标的理由已不复存在，依据情势变更原则，应当根据变更后的事实重新裁定。

经审理，法院认为无论商标代理机构是基于何种原因或出于何种目的进行的注册商标，只要是在代理服务之外进行注册申请，均属于现行商标法第十九条第四款禁止的情形，涉案商标虽已转让，并不能改变涉案商标应被商标法第十九条第四款禁止的法律后果，而且中博公司代申请行为实际上就是为了规避2001年商标法中有关自然人不能申请服务商标的法律规定，涉案商标的转让行为则是为了规避2014年商标法有关商标代理机构不得申请注册除代理服务外其他商标的法律规定，最终涉案商标被无效。

典型案例为（2018）京行终5989号湖南友谊阿波罗商业股份有限公司诉国家知识产权局无效宣告专利二审案，该案中法院认为涉案商标注册人在多个服务和商品类别上注册了80多件商标，包括众多与他人知名商标相同或者相近的商标，涉案商标注册人的商标代理机构的法定代表人与涉案商标注册人属于父子关系，该代理机构法定代表人持有代理机构99%的股权，涉案商标注册人名下商标均由该代理机构注册，据此法院认为涉案商标注册人、其商标代理机构、代理机构的法定代表人具有“明显抢注他人商标的共同故意”，涉案商标系商标代理机构假借其工作人员近亲属之名申请注册，已达到规避法律的目的，故涉案商标注册人的行为视为商标代理机构的行为，涉案商标的注册违反了商标法第十九条第四款之规定。