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发明专利向外申请中部分国家的加速审查探讨

随着专利保护意识的增强,越来越多的申请人通过专利合作条约(PCT)途径或巴黎公约途径进行向外专利申请。对于申请人而言,在更早的时间获得专利权、占领先机是重要的。在中国,目前有多种加速审查的方式,主要包括请求专利优先审查、专利预审、专利审查高速路。那么中国以外的国家中,存在怎样的加速审查途径呢?本文提供了申请人较为感兴趣的部分国家/地区的加速审查的方式。

1、美 国

美国为申请人提供了多种途径的加速审查,主要包括:加速审查程序(Accelerated Examination,AE),Track One优先审查程序(Track One Prioritized Examination),专利审查高速公路(Patent Prosecution Highway,PPH),基于年龄/健康的特殊审查(Make Special Based on Age/Health)。

AE

AE程序适用于常规的发明专利申请,其对申请文件有限制条件:权利要求总数不超过20个,独立权利要求不超过3个,必须符合单一性的要求,不能包含多项引用的权利要求。提出AE的费用低廉,官费为大实体140美金,小实体70美金。AE程序可以在提出专利申请的同时提出,需要提交加速审查支持文件,包括预先审查检索结果以及检索到的接近的现有技术与该专利申请的权利要求的比对分析。在接受后,美国专利商标局会尽量启动审查以及作出决定,一般约12个月内作出最终决定。

Track One

Track One程序适用的申请种类主要为发明专利申请及植物专利申请,受理量每年约1万件。其对申请文件有限制条件:权利要求总数不超过30项,独立权利要求不超过4项,不能包含多项引用的权利要求。其不直接适用于进入国家阶段的国际申请、临时申请等。其需要支付相对高昂的官费:大实体4000美金、小实体2000美金。提出Track One程序的时间窗口可以是提交申请时或提RCE请求时。在接受后,美国专利商标局会尽量在申请日起的平均约12个月内作出最终决定,实践中不排除部分专利案超过了这一时间。

PPH

PPH适用于有在先申请、美国专利商标局是在后申请的审查局的申请案,并且在先申请的审查局认为对应申请包含至少一项可被授权或具有可专利性的权利要求。其可在专利局启动实审时提出,不收取官费。如果PCT检索报告中认为权利要求具有新颖性/创造性/实用性,同样可基于此提出PPH (PCT-PPH)。若USPTO接受了PPH请求,审查员一般会尽快对该申请进行审查,例如约2-3个月内审查并下发第一次OA,但这个时间随着其收到的PPH请求的案量而有所不同。

MSBA/H

基于年龄/健康的特殊审查适用于超过65岁或有健康问题的申请人,后者需提供医生证明或/医疗证明。

上述美国加速审查的几种途径中,若预算允许且专利申请尚在巴黎公约向美国申请的时间窗口时,优选的是Track One程序。与AE程序或PPH相比,Track One程序对前期准备资料要求低、无需审查前的检索工作,不需要在先申请审查局认可的权利要求来支撑,时间上明显加快。但也需考虑美国专利局每年受理量是限制的,存在不受理的风险。申请人若是考虑节约官费,那么AE程序可能是合适的,但也需要权衡AE程序中前期资料准备工作可能产生的费用。PPH只适用于有在先申请并获得在先审查局认可的专利申请,该美国申请要根据在先申请被认可的范围进行修改。在一些领域中,美国与其它国家的审查制度差异非常大,在修改时可能是较为被动的。例如,在生物医药领域,中国给予分离的基因、分离的蛋白、分离的菌株的专利保护,尽管它们是天然就存在的;但是在美国则不接受此类天然物质的保护,那么在PPH中可能遭遇问题。因此,需要审视在先申请中获权的保护范围中是否是适合于美国获权的技术方案。

提出Track One程序优选地是通过巴黎公约方式向美国申请专利,因此申请人较早地考虑国际布局是较为建议的。这对于目前普遍走PCT申请途径的申请人而言,Track One程序不直接适用于PCT进入美国国家阶段,是很受限制的。这种情况下,若已经进行PCT申请且确有需要加速审查的,在PCT还没有进入国家阶段时,可以重新申请一个正常的美国国家申请、声明该申请是在先PCT申请在美国的继续申请案;如果PCT申请已经进入美国,则可以尝试利用RCE、使之适用Track One程序。

提出Track One程序且被接受后,若经审查后需要提出RCE,那么此时该轮加速程序将终止;除非在RCE时启动新一轮请求。因此,申请人在有修改时机或答复审查意见时,要注意适当修改或尽可能与审查员电晤,以较早地达成一致。

此外,鉴于Track One程序或AE程序的审查效率很高,可以短时内审结,相应授权专利也可以作为在其它国家申请时使用PPH程序的基础,也可能使得该专利在其它国家的申请过程中受益。

提出Track One程序优选地是通过巴黎公约方式向美国申请专利,因此申请人较早地考虑国际布局是较为建议的。这对于目前普遍走PCT申请途径的申请人而言,Track One程序不直接适用于PCT进入美国国家阶段,是很受限制的。这种情况下,若已经进行PCT申请且确有需要加速审查的,在PCT还没有进入国家阶段时,可以重新申请一个正常的美国国家申请、声明该申请是在先PCT申请在美国的继续申请案;如果PCT申请已经进入美国,则可以尝试利用RCE、使之适用Track One程序。

提出Track One程序且被接受后,若经审查后需要提出RCE,那么此时该轮加速程序将终止;除非在RCE时启动新一轮请求。因此,申请人在有修改时机或答复审查意见时,要注意适当修改或尽可能与审查员电晤,以较早地达成一致。

此外,鉴于Track One程序或AE程序的审查效率很高,可以短时内审结,相应授权专利也可以作为在其它国家申请时使用PPH程序的基础,也可能使得该专利在其它国家的申请过程中受益。

2、欧 洲     

欧洲也为申请人提供了多样化的加速审查途径,主要包括:提前进入欧洲阶段(Request for Early-Processing),请求PACE(Programme for Accelerated Prosecution of European Patent Applications),PPH,放弃Rule161/162通知的加速,放弃获得补充检索报告的机会的加速。其在方式上与美国显著不同,费用上相对友好。

对于PCT途径进入欧洲的专利申请,可以提交提早审查请求。申请人可在31个月期限届满前相对早的时间提交明确的提前进入请求。提交该请求时需满足进入欧洲阶段所需的申请文件和费用的要求,应完成官费的缴纳以及所需申请文件(如英译文等)的递交。在满足提前进入要求的情况下,欧专局会较早地处理该申请;如不满足要求,则31个月期限届满前欧专局不会处理该申请。

PACE

PACE请求可在向欧洲专利局提出专利申请时、PCT进入欧洲国家阶段时或审查中提出,不必要给出具体的加速理由以及证明材料。欧专局在收到加速请求之后,会尽早地发出检索报告/审查意见通知书。当收到通知书之后,申请人的答复不能请求延期。并且,同一申请人同时申请多个申请案时,不能对其所有申请或多数申请均提出PACE请求。

PPH

PPH是国家和/或地区专利审查机构之间开展审查结果共享的合作,在欧洲提出PPH与在美国提出的要求较为接近,也需要每一项权利要求与在先申请的审查局已获准许或者授权的至少一项权利要求实质上相符。

欧专局在受理专利申请后,根据Rule161和Rule162的规定,会给出六个月的期限供申请人考虑是否作主动修改,例如提交时权利要求数量较多但在该主动修改期限内缩减权利要求项数时,还可减少官费。即使请求PACE,在该主动修改期限届满前欧专局仍不会提早启动检索或实审进程。鉴于此,申请人如希望加快进程,可以考虑放弃主动修改。鉴于此时尚未收到欧洲的检索报告,除了需要缩减权项的情况外,多数申请人不会选择主动修改,因此放弃Rule161/162通知是可以考虑的加速方案。

在专利第一次审查意见发出前,欧专局一般先发出一份检索报告/检索意见。若是有必要,可以在该报告下发之前,提出放弃获得检索报告/检索意见,直接请求实质审查。然而,由于欧专局发出的检索报告/检索意见往往阐述了较为详尽的意见,针对性的答复接近于答复第一次审查意见,因此这种放弃实际上并不是很有利。

上述欧专局加速审查的几种途径,均无需缴纳官费。若专利申请为PCT申请、且尚在国际阶段,那么可以选择提交提早审查请求这一途径以期获得加速审查的结果。若是专利申请已在为进行欧洲申请作准备、即将提交欧洲申请,或已经提出申请,那么可以选择请求PACE;可选地可以通过放弃Rule161/162通知来获得更显著的加速。

3、日 本

日本也为申请人提供了多种途径的加速审查方案,主要包括:早期审查制度、超早期审查制度、优先审查、PPH。这些程序基本上无需缴纳官费。

其中,对于已在其它国家审查局申请的申请人而言,可以利用其早期审查制度,因为该制度中“申请人就该专利已经向其它国家专利局提出专利申请,或者已经提出国际申请”的条件基本上都能满足。提出早期审查请求时,需解释请求保护的技术方案与现有技术的区别。例如,当该专利申请是一件PCT进入日本国家阶段的申请时,申请人可以提交国际检索报告和国际检索单位的书面意见中所引用的对比文件和本申请技术方案的区别来请求早期审查。鉴于中国申请人绝大多数以PCT进入日本国家阶段的方式进行申请,这一加速审查的方案是值得尝试的。

此外,若是该PCT申请的优先权申请已在其它局获得授权或被认为具有可专利性的权利要求,或国际检索单位的书面意见中存在可授权的权利要求时,同样可以提出PPH。

日本尽管也提供了优先审查这一途径,但显著不同于中国或美国的优先审查,一般只适用于申请人的专利申请受到第三方侵害(如实施)时的救济。

根据上述介绍,在中国申请人较为感兴趣的向外申请的国家中,因为中国专利局近年来与越来越多的国家启动了PPH项目,PPH这一加速审查途径是最被广为知晓的,也为中国申请人在向外申请中快速获取专利权提供了便捷。然而,除了PPH以外,不同国家/地区当地的一些加速审查途径,在便利程度上会优于PPH,值得专利申请人结合自身实际情况灵活考虑。



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