七宗错丨医药领域技术许可交易的法律风险（下）

2024/12/25
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来源于: www.tieqiaolawyer.com

本篇文章根据周晗烁律师在亦弘商学院“商业化阶段的项目交易和兼并收购”系列课程中的“许可交易的法律风险”内容整理。本文为医药领域技术许可交易的法律风险的下篇，上篇请见《七宗错丨医药领域技术许可交易的法律风险（上）》。

第四错：我是你的谁？

Fiancée, girl friend or date?

(1) 独占许可（exclusive license, even as to Licensor）：只有被许可人可以，许可人和第三人都不可以使用；

(2) 排他许可（co-exclusive with Licensor, or sole license）：许可人和被许可人可以，但第三方不可以使用；

(3) 普通许可（non-exclusive license）：许可人、被许可人以及经许可人另行许可的其他第三方均可以使用。

开发阶段—排他许可（双方联合开发共担费用）

注册阶段—独占许可（诺华负责许可区域内的注册申请）

生产阶段—排他许可（诺华有权在许可区域内生产，但百济神州保留美国新泽西基地的商业化生产并有权进行一定比例的供货）

商业化阶段—视许可区域不同，分为独占许可或排他许可

（1）诉权

（2）商业期待

敲

黑

板

身份不同，待遇不同，date和fiancée的区别，好比普通许可之于独占许可。鉴于技术许可协议通常跨不同法域和市场，特别需提醒的是诉权，无论是哪种许可方式，都建议在许可协议里明确约定诉讼的权责分配及其行使要求，包括谁需积极起诉、谁有诉权亦或仅是优先权（另一方是否需分担费用或加入诉讼）、到期未提起或解决未果时的处理（另一方有否单独诉权或仅是协商权）等等。

第五错：你和你的钱不能分割

（1）首付款/入门费

（2）里程碑付款

（3）销售分成

（4）价格调整机制

（5）信息权和审计权

敲

黑

板

技术许可交易，虽非通常意义上的并购或合资，从某种意义上也可算得上与子同袍与子偕行；而入门费+里程碑和销售分成的付费方式，本质上亦同于并购交易中的固定费用+Earnout（延期或附条件付费）方式。即使找到了对的人，也需花点精力把钱（成本承担和获益分配）谈清楚。毕竟，你的钱也是你的一部分。

第六错：婚前协议签了吗？

（1）开发

（2）临床试验和产品上市注册申请

（3）生产和供应

（4）商业化

联合工作/管理机构

敲

黑

板

技术许可交易持续时间长，情况复杂，需要双方紧密合作、快速决策，提前约法三章，形成定分止争的机制，十分必要。联合工作/管理机构的设置及其决策机制，虽和现代公司制度下董事会的运行机制颇为相近。但不同于各国司法中对于公司董事及董事会或多或少有的法律规定和权责义务要求，这些委员会是由双方平等协商拟制出的虚拟组织，按照技术许可协议的约定履行其职责，且只对各自的委派方负责，其人员委派、职权范围、议事规则及分歧解决机制，并无明确法律依据，均需取决于双方的合同约定。因此，签好婚前协议十分重要，以免回首向来萧瑟处，才发现赔了夫人又折兵。

第七错：好合能否好散

（1）解除事由

违约终止（Termination upon Material Breach）。通常因重大违约情形才会触发非违约方的终止权。常见情形包括一方实质性违反其陈述保证或合同义务，性质和情形一般会结合该违约行为对合同履行及对合同目的实现造成的影响来判断；

意定终止（Termination for Convenience）。在独家许可中，被许可人通常会提出这一需求。可以理解为被许可人的一项及时止损权，万一后续研发进展远不如预期、临床招募困难或者成本指数级增加、竞品提前上市等，导致了商业投入及预期回报与开始时的估算出现了大偏差。

由于意定终止是由被许可人自由决定行使的单方解除权。实践中，许可人为了保护自身利益，也会要求对该任意解除权的行使时间和行使前提进行一些限制（比如，要求在入门费和里程碑付款中的部分或全部支付完毕后，对通知期限及后续程序和事项也有要求）。

（2）争议解决机制

（3）解除后果

敲

黑

板

“和离书”是许可交易中双方谈判中较容易僵持的法律章节，按笔者经验，行文方式既可以采取原则性规定，也可逐一列明违约情形、有权终止方以及违约救济方式。孰优孰劣，并无定论，需视情况而定。为此，许可交易双方可在律师的协助下，分析许可交易中自身的核心商业关切点和主要法律风险点，在风险控制和商业考量间探寻平衡之道。

注释

[1]百济神州有限公司关于与诺华制药集团签订合作协议的公告。

[2]详见Sicom Sys. Ltd. V. Agilent Techs., Inc., 427 F.3d 971, 976 (Fed. Cir. 2005)一案。

[3]相关案例参考：(2019)苏05知初1195号、(2019)最高法民申3179号、(2017)苏01民初529号、(2019)苏民终1517号。

[4]《中华人民共和国专利法》第六十五条：未经专利权人许可，实施其专利，即侵犯其专利权，引起纠纷的，由当事人协商解决；不愿协商或者协商不成的，专利权人或者利害关系人可以向人民法院起诉，也可以请求管理专利工作的部门处理。

《最高人民法院关于审查知识产权纠纷行为保全案件适用法律若干问题的规定》（法释[2018]21号）第二条：知识产权许可合同的被许可人申请诉前责令停止侵害知识产权行为的，独占许可合同的被许可人可以单独向人民法院提出申请；排他许可合同的被许可人在权利人不申请的情况下，可以单独提出申请；普通许可合同的被许可人经权利人明确授权以自己的名义起诉的，可以单独提出申请。

[5] 详见《药品专利纠纷早期解决机制实施办法（试行）》《关于审理申请注册的药品相关的专利权纠纷民事案件适用法律若干问题的规定》《药品专利纠纷早期解决机制行政裁决办法》等。

[6] 详见Permanence Corp. v. Kennametal, Inc., 908 F.2d 98, 101 (6th Cir. 1990)一案。

[7] 可参考案例Wood v. Lucy, Lady Duff-Gordon 222 N.Y. 88, 118 N.E. 214 (1917)。

[8] “International Conference on Harmonization of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use”《人用药品注册技术要求国际协调会议指导原则》。