盈科案例 | 商标警示——典型案例评述： “千页豆腐”商标权撤销复审行政

引言

为加强以案说法力度，提升全社会尊重和保护知识产权的意识，北京市高级人民法院在全市三级法院选送案例的基础上，组织人员对报送案例逐一进行讨论研究，评选并发布“北京法院2022年度商标授权确权司法保护十大案例”。现北京市盈科律师事务所知识产权一部岳蕊、王幽，针对商标典型案例进行总结，深入探讨案例指导意义，进而提升新时代全社会保护知识产权的意识，让知识产权法律服务为企业保驾护航。

案例

“千页豆腐”商标权撤销复审行政纠纷案，注册商标退化成为核定商品的通用名称后，应当予以撤销。

基本信息

案号：（2022）京行终51号

（2020）京73行初18107号

原告：上海清美绿色食品（集团）有限公司

被告：国家知识产权局

第三人：典发食品（苏州）有限公司

案情

申请注册商标：第9943225号“千页豆腐”商标

指定使用商品：第29类：“豆腐；豆腐制品”商品。

2011年9月7日，典发食品（苏州）有限公司（以下简称典发公司）向国家知识产权局提出第9943225号“千页豆腐”商标（以下简称诉争商标）的注册申请。诉争商标于2013年2月28日获准注册，核定使用在第29类“豆腐；豆腐制品”商品上。2016年6月27日，上海清美绿色食品（集团）有限公司（以下简称清美公司）曾以诉争商标标志仅为商品的通用名称、缺乏显著特征、违反商标法第十一条第一款第（一）项为由，向国家知识产权局提出无效宣告请求。国家知识产权局经审查认定在案证据不足以证明在诉争商标注册日前“千页豆腐”已成为相关行业及消费者对豆腐、豆腐制品商品约定俗成的通用名称。后经过一审、二审行政诉讼，诉争商标予以维持注册。

2018年11月19日，清美公司以诉争商标已退化为商品的通用名称，违反商标法第四十九条第二款为由，向国家知识产权局申请撤销诉争商标在“豆腐；豆腐制品”核定使用商品上的注册。国家知识产权局作出被诉决定，认定在案证据尚不足以认定诉争商标构成商标法第四十九条第二款所指“注册商标成为其核定使用的商品的通用名称”的情形，决定诉争商标在“豆腐；豆腐制品”商品上的注册予以维持。清美公司不服，向北京知产法院提起行政诉讼。一审法院认为，“千页豆腐”商标未构成其核定使用的“豆腐；豆腐制品”商品上的法定通用名称或约定俗成的通用名称，依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定判决驳回清美公司的诉讼请求。

清美公司不服一审判决，提起上诉。二审法院北京高院认为，被诉决定和原审判决关于在清美公司提出撤销申请之时至国家知识产权局审查和一审法院审理之时，诉争商标未在“豆腐；豆腐制品”商品上成为法定通用名称的相关认定并无不当。关于诉争商标是否成为“豆腐；豆腐制品”商品上约定俗成的通用名称，应当从诉争商标标志整体出发，根据清美公司提出撤销申请之时直至国家知识产权局审查和原审法院审理之时全国范围内相关公众的普遍认知予以判断。从诉争商标标志本身、消费者认知情况、同业经营者的使用情况、第三方的介绍和报道、典发公司对千页豆腐的使用情况来看，至迟在国家知识产权局审查和原审法院审理本案之时，包括消费者和同业经营者在内的相关公众已普遍认为“千页豆腐”指代的是一类豆腐商品或豆腐制品，且上述认知并不限于特定地域，而是全国范围内的普遍现象，“千页豆腐”已成为“豆腐；豆腐制品”商品上约定俗成的通用名称。诉争商标作为一个整体使用在“豆腐；豆腐制品”商品上，已无法发挥商标应有的识别商品来源的作用，应当予以撤销。据此，二审法院判决撤销原审判决和被诉决定，国家知识产权局重新作出决定。

经典案例评述观点

本案的典型意义在于对注册商标退化为商品通用名称的情形进行法律规范，以保障社会公共利益和公平竞争的市场秩序。

一、本案适用新旧《商标法》的实体和程序问题

2019年4月23日修正的《中华人民共和国商标法》（简称2019年商标法）已于2019年11月1日实施，鉴于本案当事人向商标撤销审查部门提出撤销申请的时间处于2014年商标法施行期间，而被诉决定的作出时间处于2019年商标法施行期间，根据实体从旧、程序从新的原则，本案的程序问题适用2019年商标法，实体问题适用2014年商标法。

二、关于诉争商标退化“成为其核定使用的商品的通用名称”的判断标准，主要涉及时间、使用情况、证据和法律功能四个方面的因素。这些因素相互作用，共同影响着判断结果。

（一）时间标准：一般以当事人向行政审查部门提出撤销申请时的事实状态为准，但如果行政机关审查及法院审理过程中事实状态发生变化，则以审查及审理时的事实状态来判断。

（二）商标使用标准：如果注册商标被权利人作为商品名称使用，因使用规模较大从而产生注册商标通用化的后果，由权利人承担注册商标被撤销的法律后果。但如果权利人积极适当使用注册商标，但因其他主体将其注册商标作为商品名称使用以及社会公众的原因，最终产生注册商标通用化的后果，则应否由权利人承担法律后果存在争议。

（三）证据标准：注册商标退化为商品通用名称首先是一个法律事实认定，需要根据在案证据及证据的证明力进行客观性判断。不可能既是商标又是该商标核定使用商品的通用名称。

（四）法律功能标准：商标法规定注册商标成为核定商品的通用名称后应当予以撤销。根本原因是此时注册商标已无法再发挥商标应当具备的区分商品来源的功能。消费者认牌购物的基本需求无法得到保障，其他经营者自由使用公共标志的正当权利可能受到阻碍，而非出于对商标权利人未能有效维护注册商标的惩罚。因此，它更关注的是通用化的后果是否形成，而非通用化形成的原因以及商标权利人在阻止通用化的过程中的努力。

三、笔者认为在判断“诉争商标是否退化成为其核定使用的商品的通用名称”时，不应考虑商标权利人的主观过错。其理由有四：

（一）注册商标退化为商品通用名称是一个法律事实认定，需要根据判断标准进行客观判断；

（二）商标权利人的主观状态不应作为判断注册商标是否退化为通用名称的决定性要素，因为这可能导致与客观形成的市场现状和市场秩序相背离的情形；

（三）商标法规定注册商标成为核定商品的通用名称后应当予以撤销，根本原因是此时注册商标已无法再发挥商标应当具备的区分商品来源的功能，而非出于对商标权利人未能有效维护注册商标的惩罚；

（四）商标权利人的行为可能会影响通用化的进程和结果，但通用化的结果一旦形成，当相关公众普遍认为该注册商标指代了一类商品，则注册商标理应被撤销。

四、本案中注册商标退化为商品通用名称后理应被撤销的社会意义

（一）注册商标通用化的事实和对社会公共利益的影响

根据本案信息，“千页豆腐”已经成为一个产品通用名称，被广泛用于描述“豆腐；豆腐制品”同类商品。在注册商标成为通用名称后，其显著性可能会逐渐减弱，其他经营者使用该商标作为商品名称也具有正当性。因此，如果“千页豆腐”商标已经退化为一个通用名称，那么维持其专用权可能会对社会公共利益造成不利影响。

在注册商标退化为通用名称的情况下，如果继续维持其专用权，可能会增加社会成本，包括消费者的搜索和辨识成本、其他经营者的表达和沟通成本以及公权力机关处理纠纷的成本。因此，撤销该注册商标可能是对社会公共利益的一种考虑。同时“千页豆腐”这个商标被撤销，对于其他经营者而言，他们可以更加公平的使用该通用名称来描述他们的产品。这样不会导致其他经营者因为使用该商标而被指控侵权。

（二）注册商标被撤销后，专用权立即终止

根据本案涉2014年《商标法》第五十五条第二款的规定，被撤销的注册商标，其注册商标专用权自商标局公告之日起终止。这意味着，如果“千页豆腐”这个商标被撤销，其专用权将立即终止，而不会等到下一个商标申请周期。因此，对于其他经营者而言，面对原商标权利人发起的维权行为的可能性会显著降低，他们可以更快的使用该通用名称来描述他们的产品。

五、本案为其他商标权人敲响了警钟

商标凝结了商标权人的心血和投入，承载了企业的商业信誉，一旦被认定为通用名称，商标上凝聚的商业价值将毁于一旦。因此，商标权人在日常使用和维护商标资源时应当加以注意，避免商标显著性退化，面临变成通用名称的风险。企业管理者们应更加重视企业知识产权管理，关注企业商标状态，毫不懈怠的做好商标风险预警，才能有效化解企业无形财产的风险隐患。

北京市盈科律师事务所知识产权一部

作者简介

岳蕊律师

专利代理师

武汉大学民事诉讼法法律硕士，北京市盈科律师事务所知识产权一部副主任。从事知识产权工作十余年，担任广州互联网法院兼职调解员及多家大型公司的知识产权顾问。为中兴通讯股份有限公司、达闼科技有限公司、重庆长安铃木汽车有限公司、深圳天诚家具有限公司、山东禹王实业有限公司等国内知名企业提供知识产权专业服务。强国知产2019年度受认可律师，擅长专利无效、专利民事和行政诉讼、商标布局、商标非诉业务和商标民事和行政诉讼业务。

王幽 律师助理

重庆大学土木工程本科，中共四川省委党校（四川行政学院）区域经济学研究生，北京市盈科律师事务所知识产权一部岳蕊律师助理，中国艺术研究院中国版画院原院长王炜助理、法律顾问，历任村主任助理、副乡长、区级开发区副主任等公职，曾在《红旗文稿》《四川党建》《廉政瞭望》发表理论文章，有丰富的区域经济协同发展、基层社区开发的实务经验。加入盈科知识产权一部工作以来，专注于商标、著作权、艺术法等知产领域，积极践行社区普法的公益责任。