最高法知识产权纠纷裁断规则 | 专利诉讼中“捐献”规则的适用

一、 问题源起

2010年1月1日起施行的《专利权纠纷解释》第5条规定了捐献规则，是等同原则的适用规则又作了进一步的明确和完善。该规则是指对于说明书记载而权利要求未记载的技术方案，视为专利权人将其捐献给社会公众，不得在专利侵权诉讼中主张上述已捐献的内容属于等同特征所确定的范围。捐献规则实质上是对等同原则适用的一种限制。之所以如此规定，是考虑到以下情形：专利申请人有时为了容易获得授权，权利要求采用比较下位的概念，而说明书及附图又对其扩张解释。专利权人在侵权诉讼中主张说明书所扩张的部分属于等同特征，从而不适当地扩大了专利权的保护范围。实际上，这是一种“两头得利”的行为。专利制度的价值不仅要体现对专利权人利益的保护，同时也要维护权利要求的公示作用。因此，捐献规则的确立，有利于维护权利要求书的公示性，平衡专利权人与社会公众的利益关系。

二、最高法裁断规则

审理法院：　最高人民法院   

案　　号：（2020）最高法知民终981号

案　　由：　侵害实用新型专利权纠纷  

裁判日期：　2020年09月22日

本案中，诉争双方对涉案专利权利要求解释的争议包括：1.涉案专利权利要求1记载了“至少一个板块与水平面成斜角再与竖直板块连接构成基体”这一技术特征，孙希贤上诉认为原审判决错误解释了该技术特征的“再”，进而错误地将“用模具直接成型制成基体”排除在保护范围之外。2.涉案专利权利要求8的主题名称是“特殊生态砌块及其垒砌的绿化体”，孙希贤认为原审判决关于“权利要求8中限定的‘特殊生态砌块’应该指代权利要求1限定的‘特殊生态砌块’”的认定错误。

关于涉案专利权利要求1“至少一个板块与水平面成斜角再与竖直板块连接构成基体”技术特征的解释

首先，从权利要求的字面含义和语句结构来理解。“再”本身的含义为“又一次；重复或继续；承接前一个动作”，以“再”字连接两个动作，表示两个动作具有先后顺序且彼此独立。权利要求1将“再”置于“至少一个板块与水平面成斜角”和“与竖直板块连接”之间，表明“至少一个板块与水平面成斜角”和“与竖直板块连接”具有先后顺序，并且属于彼此独立的结构，即竖直板块和与水平面成斜角的板块属于分别制造的部件，而非一体成型。

其次，从说明书及附图内容来理解。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第五条中规定：“对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。”按照上述规定，如果本领域技术人员通过阅读说明书可以理解披露但未要求保护的技术方案是被专利权人作为权利要求中技术特征的另一种选择而被特定化，则这种技术方案就被视为捐献给社会。本案中，涉案专利说明书[0069]记载实用新型例1有两种经模具成型制成基体的实施方法，即用模具直接成型制成基体，以及分别做竖直板块2和板块3后再将二者相互连接成基体，已经超出了权利要求1的字面含义范围。根据捐献原则，依法应认定涉案专利已经捐献了“一体成型”的技术方案。此外，结合涉案专利说明书发明内容部分第[0013]-[0018]段记载的相互连接的基本方式、说明书具体实施方式部分记载的实施例2-34中基体形成的方式、附图1-6中示出的竖直板块和板块的基本结构，本领域技术人员可以确定本专利权利要求1限定的基体的制作方式应该为分体制作，即先制作竖直板块和板块，再将二者相互连接成基体。

再次，从相关专利的专利审查档案来理解。第91487号复审决定记载，在关联发明专利申请的复审程序中，孙希贤删除了记载在其修改的权利要求中的“用模具直接成型制成基体”的技术特征，特别强调“对比文件1未公开‘先分别做竖直板块2和板块3，再将竖直板块2和板块3相互连接成基体1’等特征”，而本申请“先分别做竖直板块2和板块3，再将竖直板块2和板块3相互连接成基体1”这一方法“使绿化组合砌块各个部件各自可以高密度重合重叠，并大大降低了特殊生态砌块的运输体积和成本、仓储体积和成本”。可见，孙希贤明确排除了用模具直接成型制成产品的技术方案，对其推崇的依序先制成板块再连接成基体的有益效果做了强调说明。

最后，从发明目的来理解。专利说明书在背景技术中排斥CN2914640号在先专利方案，认为该“由模具直接冲压出来的”生态砌块“只能单面绿化”。“本专利使绿化组合砌块各个部件各自可以高密度重合重叠，并大大降低了特殊生态砌块的运输体积和成本、仓储体积和成本”，而这也正与说明书中表述的“本实用新型的目的在于：提供一种结构非常简单、非常易脱模制作、成本低、效果好能工业机械化大规模生产的特殊生态砌块”相互印证。

根据上述分析，虽然涉案专利实施例记载了一体成型的方案，同时也记载了分别制造板块（3）和竖直板块（2）之后将二者连接构成基体的方案，但是上述第一种实施方法即竖直板块（2）和板块（3）一体成型成基体的技术方案并没有写入权利要求1，权利要求1保护的只是第二种实施方法。因此，“用模具直接成型制成基体”作为技术手段构成的技术方案并不属于涉案专利权利要求1保护范围。

三、深度分析

2001年7月1日施行的《专利纠纷规定》确立了专利侵权判定中的等同原则，同时明确，专利权的保护范围不仅包括权利要求记载的技术特征所确定的范围，还包括等同特征所确定的范围。此后，《专利权纠纷解释》对等同原则的适用规则又作出了进一步的明确和完善。等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员无须经过创造性劳动就能够联想到的特征。等同原则实质上是将涉案专利的保护范围延伸到与专利权利要求书等同的部分，扩大了专利权利的保护范围。因此有必要予以限制，防止不适当扩大等同原则适用范围。

捐献规则是专利侵权判定中的一项法律原则，其可以表述为，如果专利权人在专利说明书中公开了某个实施方案，但在专利申请的审批过程中没有将其纳入或试图将其纳入权利要求的保护范围，则该实施方案被视为捐献给了公众。当专利申请被授权后，专利权人在主张专利权时不得试图通过等同原则等将其重新纳入权利要求的保护范围。捐献规则和禁止反悔规则一样是对等同原则适用的限制。

应准确把握新司法解释有关全部技术特征、禁止反悔、捐献等新规则，不接受所谓的多余指定规则，充分尊重专利权利要求的公示和划界作用，确保权利范围的确定性，为社会公众提供明确的法律预期。