美国联邦巡回上诉法院对故意侵权、惩罚性赔偿、律师费承担标准作出澄清

IPRdaily导读：美国联邦巡回上诉法院在本案中明确故意侵权和惩罚性赔偿适用不同的判断标准，后者设定了比前者更高的门槛，而故意侵权仅仅是认定惩罚性赔偿的构成要件之一。此外，法院综合考虑多方面的事实来认定一方当事人是否应当承担胜诉方的律师费。本案对于我国在司法实践中准确运用法律和司法解释的规定判付惩罚性赔偿和律师费具有很好的参考和借鉴意义。

2021年9月28日，美国联邦巡回上诉法院（CAFC）就SRI Int’l., Inc. v. Cisco Sys., Inc.案（下称“SRI案”或者“本案”）作出判决，特别澄清了专利故意侵权、惩罚性赔偿、承担胜诉方律师费的审查标准。

一、案情回顾

SRI案的发展一波三折。涉案专利分别是名称为“网络监控”的美国专利No. 6,711,615和名称为“分层事件监测和分析”的美国专利No. 6,484,203。在就专利的有效性、侵权、故意侵权和损害赔偿进行庭审之后，陪审团认为，思科的产品侵犯了涉案专利的部分权利要求，裁定2千3百多万美元的赔偿，并认为思科故意侵权成立。

针对上述裁定，思科请求无故意侵权的依法判决（JMOL），SRI则请求支付律师费和惩罚性赔偿。地区法院支持了陪审团关于故意侵权的裁定，判决思科支付SRI律师费和相关费用（统称为“律师费”）以及2倍的惩罚性赔偿金。思科提起上诉。

在第一次审理中，联邦巡回上诉法院撤销了地区法院的判决（即，拒绝作出无故意侵权的依法判决）并将案件发回地区法院，要求重审下述判决是否得到证据的充分支持：思科在获悉涉案专利之后的故意侵权，建立于故意侵权之前提下的惩罚性赔偿与律师费。上诉法院在此次审理中似乎对故意侵权的判断提出了较以往案例更高的标准。

地区法院在重审后认为没有实质证据支持陪审团作出故意侵权的裁定，但是维持了原来的要求思科支付律师费的判决。SRI提起上诉。同时，思科也对地区法院关于律师费的判决提起上诉。

在第二次审理中，联邦巡回上诉法院认为有充足的证据支持陪审团的裁定，即在思科于2012年5月8日获悉涉案专利之后成立故意侵权，因此恢复了陪审团故意侵权的裁定，并且推翻了地区法院第二次作出的无故意侵权的依法判决。

二、故意侵权与惩罚性赔偿

（一）故意侵权

SRI案最重要的一个方面是澄清了故意侵权的判断标准。鉴于陪审团还裁定思科构成诱导侵权，上诉法院首先指出，对诱导侵权的认定并不必然意味着成立故意侵权，故意侵权的判断标准与诱导侵权的判断标准不同。在本案中，陪审团对诱导侵权的裁定并没有受到质疑，再加上思科对其侵权和无效抗辩缺乏合理的依据，为陪审团裁定思科在2012年5月8日之后的故意侵权提供了充分的证据支持。

对于故意侵权，上诉法院明确其无意创造一个更高要求的标准。事实上，在Halo Elecs. Inc. v. Pulse Elecs., Inc.（136 S. Ct. 1923 (2016)）案中提到的“肆意、恶意和不诚信”（wanton, malicious, and bad-faith）的表述指的是导致惩罚性赔偿的行为，而不是认定为故意的行为。根据Eko Brands, LLC v. Adrian Rivera Maynez Enters., Inc.（946 F.3d 1367, 1378 (Fed. Cir. 2020)） 案，“故意”的概念仅仅要求陪审团认定“蓄意的”（deliberate）或“故意的”（intentional）侵权行为即可。

根据故意的正确判断标准，并考虑到陪审团的裁定，上述法院最终认定，陪审团关于思科故意侵权的结论有充分的证据支持。

（二）惩罚性赔偿

故意是惩罚性赔偿的构成要件之一，但惩罚性赔偿不一定来自故意的认定。所以地区法院可以自由裁量，以确定故意侵权行为是否足够恶劣，以施加惩罚性赔偿。上诉法院主要考虑地区法院作出惩罚性赔偿决定时是否滥用自由裁量权，即，是否存在明显的事实错误、法律错误或明显的判断错误。

在本案中，地区法院适用Read Corp. v. Portec, Inc.（970 F.2d 816 (Fed. Cir. 1992)）案确立的因素作出双倍的惩罚性赔偿。该案列出的考虑因素至少包括：侵权人作为诉讼一方当事人的行为，侵权人的规模和财务状况，侵权人的伤害动机以及案件的关联性。上诉法院认为地区法院正确地考虑了上述因素，具体在本案中表现为：思科的诉讼行为，其作为世界上最大的网络公司的地位，其对SRI及其商业模式的明显蔑视，以及思科在即决裁判和审理中的所有问题上都败诉。

显然，故意侵权比惩罚性赔偿的成立门槛要低，后者要求故意、肆意、恶意、不诚信、蓄意、有意识错误、公然或海盗性质等更加恶劣的行为。

三、律师费承担

根据《美国专利法》35 U.S.C. § 285，法院在特殊情况下可以判给胜诉方合理的律师费。所谓“特殊”案件是指在一方当事人的诉讼地位（兼顾法律和案件事实）的实质性优势或案件诉讼的不合理方式方面与其他案件不同的案件。

地区法院在审理中发现，即使对案件记录进行粗略审查，也不会怀疑思科推进诉讼的方式是法院在其司法经验中所见过的最具侵略性的。虽然积极地为客户进行辩护是可以理解的，甚至是值得称赞的，但在本案中，思科在若干方面越过了界线。思科的诉讼策略为SRI和法院制造了大量的工作，其中的许多工作是不必要的重复、不相关或无意义的。例如，直到庭审前夕，思科仍坚持19种不同的无效意见（但最终在审判中仅提出了两种意见），提出与地区法院对权利要求的解释和思科自己的内部文件相悖的薄弱的不侵权意见，用尽即决裁判和制裁努力，过度指定审理用的证词以及在陪审团裁定后主张所有可能的辩护。

地区法院认为，即使不存在故意本案仍然是“特殊”的，有理由支持判付全额律师费，因为思科在整个案件中并没有提出有说服力的事实和理由，但它还是以不合理的方式极具侵略性地推进这个案件。因为地区法院没有滥用自由裁量权，所以，上诉法院确认了地区法院对律师费的判决。

四、结语

美国联邦巡回上诉法院在本案中明确故意侵权和惩罚性赔偿适用不同的判断标准，后者设定了比前者更高的门槛，而故意侵权仅仅是认定惩罚性赔偿的构成要件之一。此外，法院综合考虑多方面的事实来认定一方当事人是否应当承担胜诉方的律师费。

我国正致力于加强知识产权保护，并且在相关法律以及司法解释中规定了惩罚性赔偿。本案对于我国在司法实践中准确运用法律和司法解释的规定判付惩罚性赔偿和律师费具有很好的参考和借鉴意义。