商标显著性的退化及其对侵权判定的影响 ---- 从“咖啡伴侣”案谈起

 

商标的显著性，又称商标的区别性或识别性，即商标能起到区别作用的特性[1]。各国商标法都将显著性作为商标最重要的构成要件。根据TRIPS协定，显著性是指是否具备区分商品或服务的能力，显著性也是判断某一标志可否注册为商标的唯一决定性因素。[2] 

我国《商标法》第九条规定，申请注册的商标，应当有显著特征，便于识别，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。

 

同时，《商标法》第十一条规定，下列标志不得作为商标注册：（一）仅有本商品的通用名称、图形、型号的；（二）仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的；（三）其他缺乏显著特征的。前款所列标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。

上述法律规定从实证法方面确立了我国《商标法》对于商标显著性的基本要求。然而，实践中显著性问题远比法条来的复杂。本文尝试对于围绕显著性的几个问题做简单讨论。

原告雀巢产品有限公司（下称“雀巢“）自1989年9月10日获得第360860号 “咖啡伴侣”商标注册，指定商品包含植脂末。雀巢在植脂末商品上持续使用至今。从2000年开始，昆明后谷咖啡销售有限公司（“昆明后谷”）的关联公司云南后谷咖啡有限公司（“云南后谷”）咖啡便向雀巢等外资咖啡企业提供原料。

自2003年开始，雀巢在多种杂志刊登多期使用“咖啡伴侣”商标植脂末的广告。雀巢采取措施打击侵权，2006年10月和2009年9月3日，上海工商局洋浦分局和昆明盘龙区工商局曾分别处罚和扣押云南后谷的“咖啡伴侣”产品。2009年10月28日云南后谷向商评委提出争议申请，认为“咖啡伴侣”已经成为约定俗成的通用名称，被商评委驳回，雀巢的“咖啡伴侣”注册商标予以维持；2018年2月8日，本案被告昆明后谷提起无效申请，认为“咖啡伴侣”属于通用名称，2019年9月11日再次被国家知识产权局驳回，雀巢的“咖啡伴侣”注册商标再次被维持。

2012年起，昆明后谷开始将侵权商标使用在植脂末商品上，生产、销售并通过电子商务平台宣传和销售被诉商品，被诉商标包括“咖啡伴侣”、“后谷咖啡伴侣”以及“咖啡伴旅”。

雀巢将昆明后谷告上法庭。一审法院审理判决被告昆明后谷停止在销售植脂末商品时使用“咖啡伴侣”、“后谷咖啡伴侣”商标及名称并赔偿损失。但是对“咖啡伴旅”的商标则认定不侵权， 其理由是由于“考察商标标识是否近似，以及是否容易导致混淆”“仅要求相关标识具有不产生市场混淆的较大可能性，并不要求达到任何人在任何情况下均绝对不会误认的程度”。

二审北京知识产权法院[3]认为二审的核心焦点在于雀巢之“咖啡伴侣”商标显著性的强弱以及昆明后谷使用“咖啡伴旅”商标是否侵权。北京知识产权法院认为：

（1）商标显著性和知名度属于确定禁用权范围时应当考量因素，“但并非商标知名度越高其显著性越强，二者之间不具有必然对应关系”。

（2）“咖啡伴侣”一词具有描述性且由于长期大量作为咖啡用植脂末商品名称被广泛使用，客观上已经具有泛化趋势。雀巢虽然并不存在主观过错，但是客观上未能阻止涉案商标被泛化的结果。

（3）昆明后谷使用“咖啡伴旅”商标与雀巢注册商标“咖啡伴侣”在文字构成和含义方面存在一定差异，主观上无明显恶意。因此二审法院认为昆明后谷使用“咖啡伴旅”字样的行为不构成，不足以导致相关公众对产品来源混淆误认，不构成商标侵权。

学理上，显著性问题从其取得方式的角度，可以分为固有显著性（Inherent Distinctiveness）和获得显著性（Acquired distinctiveness）。固有显著性，也称内在显著性，是指商标标志不能被合理解释为是对其所附着产品的描述或装饰，消费者会自动将这种标志视为产品出处的表征[4]。获得显著性是指描述性或者装饰性标志经过长期使用被消费者认可，具备了标示产品出处的第二含义（Secondary Meaning）[5]。

根据商标法原理，商标的显著性强度可以分为五个类别，即臆造标志、任意标志、暗示标志、叙述标志和通用名称[6]。其中，臆造商标，由杜撰文字、词汇构成的无特定含义的商标，如Kodak胶卷、Xerox复印机；任意商标由常用词构成，但是与商品或服务没有明显联系，如Apple电脑；暗示商标由常用词构成，与商品或服务虽然没有直接联系但以隐喻、暗示的首犯提示商品属性或特点，如健力宝饮料、Microsoft电脑；叙述商标（或称“描述标志”）是指对所标示商品或服务的质量或特征直接描述，如两面针牙膏；通用名称则指某一类产品或服务的名称或标志。商标法理论认为臆造商标、任意商标和暗示商标具有固有显著性，也称先天显著性或者内在显著性。其中，第三种标志虽然暗示了商品特点，但因为具有想象力而不是直接叙述，人们必须通过“想象、推理和思考才能将其与产品的性质联系起来”[7]；因此仍然可以认为其具有固有显著性。与此相对，第四种标志叙述标志则需要通过获得显著性后才能满足成为商标的条件。

因为暗示标志与叙述标志在内容上的类似及在固有显著性方面的不同，即前者可以具有固有显著性，而后者只能通过使用而获得显著性（第二含义），所以区分暗示词汇（商标）与叙述词汇就显得至关重要[8]。

根据上述分析，商标属于暗示性还是叙述性主要取决于其商标内容对于指定商品或服务的属性、特征是直接描述还是隐晦暗喻，以及其描述是具有一定“独创”的想象，还是平铺直叙。由于我国法律对于此类比较没有实证法的规定，故从比较法的角度，试做以下分析。欧盟初审法院专门提出了一种判断方法，即“如果申请者的商标传递了有关其拟注册产品之功能的明确清晰的信息，则该标志属于叙述性而非暗示性的[9]。美国商标法上[10]，在区别暗示性标志和叙述性标志方面，法院通常使用一个“想象力”标准。一般认为这个标准最早见于1968年的“斯迪克斯”案，该案判决认为“如果某一标志需要通过想象、思考和感觉而就商品性质获得一个结论，那它就是暗示性的。如果一个标记直接传达了有关商品的成分、质量或者特征的意思，那它就是描述性的。在斯迪克斯案之后，想象力标准被经常适用。在安全中心公司案[11]中，上诉法院就上述“想象力”标准进行了进一步阐述：为了确定某一标志是叙述性还是暗示性[12]，我们提炼出两个核心问题。第一，我们必须探究消费者一方需要多少想象力，才可以从标志中提炼[13]出商品或服务的质量、特性、效果、目的或者成分。第二，我们必须确定，类似产品的销售者有可能或者在事实上使用该标志，把他们的产品联系起来。将这两个方面的考虑综合起来，就可以确定某一标志的恰当类别。在“20世纪服装”案[14]中，美国上诉法院引用了商标法学者卡尔曼的观点对于暗示性和叙述性的标志的区别做了进一步评述，该法院认为一个标志可以从两个方面认定是叙述性的，第一，该标记可以如实的描述产品，或者产品的目的或用途。在这个方面，如果产品的质量、成分、效果或其他特征是以自然的方式和通常的语言来指示的，消费者不用想象力就可以明白它的含义，那么这类字词就是叙述性的。第二，有关标志可以以三种方式描述产品的目的和用途，即（1）描述产品所针对的问题、条件；（2）描述产品或者服务的用途；（3）描述产品或服务投入使用后应当产生的效果。对于商标“Cozy Warm ENERGY-SAVERS（意为：温暖的能源节约者）”的显著性问题，该法院认为如果在1973年能源危机之前，该商标可以纳入暗示性标志，直接获得保护；在1973年之后，石油价格飙升，商家都打起节约能源的旗帜，节能、温暖、保暖一类的词汇已经成为人们的日常用语。与此相应，“Cozy Warm ENERGY-SAVERS只能纳入叙述性标志的范畴。

从上述比较法的分析可以得出结论：在暗示性标志和叙述性标识的区别方面，可以总结出如下三个标准：

第一，想象力标准（ imaginativeness），即相关公众是否需要通过想象、思考和感觉才能从标志中认识、提炼出商品性质的叙述，还是可以从标志内容的平铺直叙中了解商品性质；以及最先使用人对商标的选择和设计是否体现了一定的独创和智慧，而不是仅仅选择了一个任何人都会选择的名称。

第二，产品关联度标准，即类似产品的其他竞争者在多大程度上可能或者已经使用该标志[15]，以及竞争者为了描述该商品在多大程度上需要使用该标志。

第三，内容主题标准，即该标志是否说明了商品可以解决的问题、商品的用途或者使用后的效果。

获得显著性（Acquired Distinctiveness）也称第二含义（Secondary Meaning），是指不具有固有显著性的标志，通过长期、广泛的市场使用会使相关公众将该标志就某种商品或服务与特定的提供者建立唯一联系，从而取得区分该商品或服务来源的功能，该标志就具有了获得显著性[16]。根据我国商标法第十一条第二款，对于通用性、叙述性和其他缺乏显著性的标志，如经过使用取得显著特征并便于识别，可以作为商标注册。

因此，如果一个商标被认定为通用性、叙述性或缺乏显著性的标志，其仍然可能通过使用取得第二含义，进而获得注册。

总结上述论点可以说明，想象力标准、产品关联度标准和内容主题标准是区别商标属于如商标属于暗示性标志还是叙述性标志的参考要素，如果商标属于暗示性标志则其可以拥有固有显著性而直接获得可注册性。与此相对，如商标属于叙述性标志，则只能通过使用获得第二含义进而获得可注册性。

在“咖啡伴侣”案件中，“咖啡伴侣”商标，针对其注册和使用的商品植脂末，其并非属于对于商品性质的直接描述，而需要通过某种“想象”才能够领会其所“暗示”的植脂末产品的性质、作用和用途，因此属于暗示性标志，具有一定的内在显著性。此外，案件中的证据显示，雀巢在注册之后的二十余年的时间里长期持续的在植脂末商品上使用该商标，因此除非有相反证据证明，我们可以根据上述获得显著性的原理，初步推定其商标的显著性应当通过使用获得了增强。从该案判决书内容看，法院对于该商标固有显著性的存在也予以承认。

那么，对于在权利人努力提高显著性的行为与市场竞争者的未经许可使用行为，这两者同时进行的过程中，显著性是否可能发生退化（泛化），我们试做如下分析。

（1）退化的基本原理

根据商标法原理，商标的显著性不是一成不变的，而是根据商标使用和市场原因发生变化。因此，显著性较低的商标，可能通过使用获得较强的显著性；反之显著性较高的商标，也可能因为使用和市场原因导致弱化甚至丧失显著性，沦落为通用名称。对于丧失显著性的通用名称，任何人可以申请撤销。比较典型的有阿司匹林（Aspirin）、赛洛芬（Cellophane）、尼龙（Nylon）等，都曾经是具有显著性的商标，后来退化成通用名称。我国《商标法》第四十九条第二款也规定，注册商标成为其所核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位和个人可以向商标局申请撤销该注册商标。

（2）显著性的退化：内因性还是外因性？

作为商标权人为了保持和强化商标的显著性，应当采取必要措施防止商标退化。但是，如果商标权人采取有效维护商标显著性，对于“显著性退化”没有过错，而显著性退化是由注册人以外的其他主体的行为导致的条件下，是否应该在法律上认定商标显著性的丧失或者退化，则有不同看法。例如在美国商标法中，存在一种认识，认为显著性丧失判断是以相关公众的认知的客观标准作为最终标准。比如，在“Thermos”案 [17]中，法院认为检验（是否成为通用名称）的标准不是公众是否有其他的选择，而是公众对于该字词在使用中的理解是什么。这里的实际情形是，公众已经习惯于使用“Thermos”称呼真空暖水瓶，那么该词汇应当被认为属于通用名称。

本文认为，商标显著性的退化判定，应当充分注意到注册人为维持商标显著性所作的努力。如果商标注册人采取积极措施维护和强化商标的显著性，所谓的“退化”是由于其他市场竞争主体未经许可的使用行为所导致，那么注册商标的显著性不应当被认定为“退化”，其理由如下。

首先，从我国商标法的立法角度，基于显著性缺失而导致的权利丧失的法律依据有第十一条和第四十九条。其中第十一条所指的情形是商标标志内容自始不具备显著性，该条与四十四条第一款结合可以判定不具备显著性的商标无效。同时，2014年修改商标法增加了第四十九条。该条规定了商标退化成为通用名称后，任何单位、个人可以提出撤销。比较两者，可以发现如下问题。

从立法体系上，我国《商标法》第十一条属于第一章总则，第四十四条第一款属于第五章“注册商标的无效宣告”；与此相对，第四十九条属于第六章“商标使用的管理”。这种体系体现了第四十九条是围绕“商标的使用”这一问题展开的。那么，对于谁是“使用”行为的主体这一问题，第四十九条第一款规定，商标注册人在使用注册商标的过程中，自行改变注册商标、注册人名义、地址或者其他注册事项的，由地方工商行政管理部门责令限期改正，期满不改正的，由商标局撤销其商标。第四十九条第二款规定，注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位和个人可以向商标局申请撤销该商标。从两款的结构可以推断，第二款的主语就是“商标注册人”。此外，第四十九条第二款将“成为通用名称”或“连续三年不使用”两个谓语并列，也可以推断其共同的主语必然是“商标注册人”。

根据上述分析，商标法第四十九条第二款的主语可以推断是商标注册人。因此，只有可归咎于商标注册人的原因导致的显著性退化才能够适用该条提起撤销。这种理解，在欧盟商标法中的得到了引证，有学者指出，欧盟商标法规定，只有因注册人自己的积极作为或者消极不作为导致的退化才要承担被撤销的法律后果。[18]

其次，行业竞争者的侵权行为不能导致显著性的退化和丧失。根据上述分析明确因为显著性退化的原因必须是“商标注册人“之后，可以进一步分析如果导致所谓“退化”的原因是其他竞争者未经许可使用相同或者近似商标所导致（下称“未授权使用”），应当怎样考虑。

具体讲，商标显著性的退化和丧失并不是一个突发性事件，而是一个相对长期的过程。首先，作为已注册商标，其商标的显著性的存在应当是一个可以初步认定的事实。在商标的使用过程中，如果商标权利人对于商标进行了合乎法律要求的使用并采取积极措施维持其显著性，商标的显著性不会“退化”或丧失。只有在以下两种情况下才可能出现“退化”或丧失的可能性。

（1）非注册人的原因导致的“显著性退化”

在商标显著性仍处于注册所要求的正常水平上条件下，其他市场主体在这一时期未经许可在其相同或类似商品上使用相同或近似商标的行为会造成相关公众对商品来源的混淆，进而构成侵权。根据下述（3）的分析，判断商标是否具有显著性，应当以侵权标志开始使用时相关公众的认知为准。那么，除非因注册人自己的积极作为（比如：自己将商标作为通用名称使用）或者消极不作为（如对侵权行为放任，侵权泛滥，导致商标符号的识别功能退化），显著性应当是完好无损的。在此之后，即便出现了所谓“退化”的表象，这种“退化”是在商标尚且具有显著性的阶段（侵权标志开始使用时），侵权人和侵权行为的不断扩大及泛滥所导致。那么，我们是应当否定这种侵权导致的退化，保护注册商标，还是应当承认这种因违背权利人意志和法律的侵权行为的扩大、泛滥导致的所谓“退化”呢？如果我们承认这种 “退化”，判定后续的商标侵权不成立，则意味着在侵权开始之后，侵权者、侵权行为越多，则侵权越合法的“法不责众”的奇怪后果，也意味着鼓励侵权人通过更多的侵权性使用造成“退化”的既成事实，这与商标法的原则和初衷显然是相悖的。郑成思先生曾经有一个著名的论断，侵权行为不应产生新的权利。[19] 同样，本文认为，除非可归结于权利人的原因，其他主体的侵权行为不能产生新的权利，则更不应该导致原权利本身的消灭，或限缩原权利的保护范围。

这种认识在《商标审查审理指南》（《“审查指南》”）也得到了印证，《审查指南》第二部分、第七条规定，对经过使用取得显著性的商标的审查，应考虑相关公众对该商标的认知情况，申请人实际使用该商标的情况以及该商标经过使用取得显著特征的其他因素。

（2）注册人的使用不当导致的显著性退化

如果注册人在商标使用中对于自己的注册商标没有依法进行使用，确因自己的原因造成显著性退化的结果，则可以依照商标法第四十九条第二款的规定撤销该商标注册。比如，商标注册人因自身的过错将商标作为通用名称进行使用，抑或对于侵权性使用消极放任，导致显著性的退化。

（3）显著性退化考量的时间应当以侵权标志使用开始时为标准

由于显著性是一个动态的变化过程，那么由因其作用于近似判断上所得出的结果也应当是一个变量。那么，到底以商标何时的显著性水平为标准进行比较，就会不可避免的影响到比对的结果。对此，我国商标法没有明确规定。我们从下列比较法角度做简要分析。

在欧盟审理的Levis案中，欧共体法院判决指出，法院判断商标是否具有显著性，应当以侵权标志开始使用时相关公众的认知为准；如果国内法院认定被诉标志开始使用时侵犯了商标权，则应当禁止此标识的使用；如果商标的确已经由于商标权人的作为或者不作为丧失了显著性，从而符合了商标撤销的要件，法院不必禁止有关标志的使用。[20]

上述判决以被诉侵权标志开始使用时作为标准具有合理性。一方面，作为被诉侵权人，在原告注册商标的显著性动态变化中，决定其使用是否合法的基点应该是开始使用的时间，因为被诉侵权人只能在这个基础上进行判断，其使用是否合法，早于此时点的情况其无法掌握，晚于此时点的情况实际上混杂了被诉侵权人和其他使用人对于商标显著性判定的反作用，是无法作为准确的时间标准的。

（4）小结

综上，本文认为，总结上述观点可以说明，判定商标显著性的退化应充分考虑权利人的作用。除非因注册人的积极作为或者消极不作为所导致，商标显著性不应当被认定为法律上的退化，商标权利不应当丧失，其权利范围也不应当被限缩。反之，由于其他侵权人的侵权使用对于显著性的影响，应当不予考虑。特别是在确权程序中被确认显著性的商标，在侵权中对其显著性应当予以认可。

在“咖啡伴侣”案中，相关证据显示，雀巢针对“咖啡伴侣”商标持续、积极进行保护，对于该商标的使用也一直依照法律规定实施，不存在积极破坏或者消极不保护商标导致的显著性“退化”。其间，云南后谷和昆明后谷先后在2009年和2018年先后两次以显著性问题为理由提起无效申请和撤销申请，均未能在法律上否定雀巢“咖啡伴侣”商标的有效性，足以说明该商标客观上具有正常的显著性。

退一步说，按照前文分析，即便由于侵权使用的发生和扩大导致商标显著性“事实上”的退化，这种退化也不应当被认定为法律上的退化并用来判定和限缩商标的保护范围。

如前所述，显著性的强弱是一个动态的变量。那么，显著性的变化与商标知名度变化的关系如何，是一个值得重视的问题。本文认为显著性的变化与知名度的变化应当是在同一个时期内发生的同向变化，即知名度的提升应当伴随显著性的强化，理由如下。

如前所述，显著性分为固有显著性和获得显著性，其中固有显著性的强度来源于标志本身，是由标志的内容及其与指定商品性质的关系决定的；而获得显著性（也称“第二含义”）则来源于商标的使用。商标的使用，包括商品的销售、广告等商业性使用越广泛，越频繁，则在相关公众心目中商标与商标权人的之间的联系就越牢固，越紧密，也就意味着商标的显著性越强。大量的销售和广告，形成消费者看到这个商标标识就会自然想到权利人，也就是商标显著性（包括固有显著性或获得显著性[21]）强化的过程。

比如耐克运动的商标本来显著性并不高，但是由于大量的使用，导致消费者将这个标志与运动厂商耐克牢固联系在一起并形成了唯一的指向性联系；再比如，其本身的显著性也比较低，但是由于长期、大量的使用行为，使得该标志获得了升华，其代表的含义超越了标识内容的本身而形成了第二含义。值得注意的是，这个第二含义形成和强化的过程就是显著性产生和强化的过程，也就是说知名度的提升和商标的识别功能的产生和强化实际上是同一个过程。从相反方向也可以假设一下，有没有一种商标知名度不断上升，越来越知名，然而它的显著性却不断降低；导致相关公众虽然知道这是一个著名的牌子，但是不知道属于哪家的品牌，或者认为它是一个“知名但无主”商标的情形？生活经验告诉我们这是不可能的，因为正如下面的人物志三角形所表现的那样，品牌知名度的提升必然伴随者商标标识识别性的提升和指向性的提升，这两个过程是同时且同向完成的。有学者形象的将这个关系形容为，“倘不知名，即不辨物”，“名不辨物，则见识不显”[22]。

由于《反不正当竞争法》对于知名商品特有名称、包装、装潢的保护等同于与未注册商标的保护。这种推理，在2017年《反不正当竞争法》的修改中也有所体现。新的反不正当竞争法第六条第一款第（一）项规定，将1993年反不正当竞争法的“（二）擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢，或者使用与知名商品近似的名称、包装、装潢，造成和他人的知名商品相混淆，使购买者误认为是该知名商品” 修改为“（一）擅自使用与他人有一定影响的商品名称、包装、装潢等相同或者近似的标识”。这一修改，将客体的“商品知名性”要件与“名称、包装、装潢的特有性要件”两个要素合为一体成为“有一定影响的商品名称、包装、装潢”，究其本质，是因为在保护客体方面并不存在两种“知名商品”，一种具有“特有名称、包装、装潢”，另一种不具有“特有名称、包装、装潢”。恰恰相反，所有的知名度的产生和提升的过程，就是显著性（特有性）产生和提升的过程。换言之，知名度的产生与显著性（特有性）的产生实为一体两面。

从上述分析可以看出，商标通过使的知名度得到提高与显著性得到强化是同时、正向变化的过程。不应存在由于商标使用不断提高商标知名度的同时，显著性却反而下降的可能。 这也解释了在大量商标法律条文中都将商标的知名度和显著性并列作为共同的要素进行考量[23]。

一部分退化的商标变成通用名称，完全丧失显著性，进而进入共有领域，这部分商标争议相对较小。与此相对，一部分商标的显著性不是完全丧失，而是出现显著性的退化（“泛化”）。此类退化究竟如何影响商标近似判定则更为复杂，下文予以分析。

《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（下称《商标解释》）第九条规定， 商标近似是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。《商标解释》第十条规定，人民法院依据商标法第五十二条第（一）项的规定，认定商标相同或者近似按照以下原则进行： （一）以相关公众的一般注意力为准； （二）既要进行对商标的整体比对，又要进行对商标主要部分的比对，比对应当在比对对象隔离的状态下分别进行；（三）判断商标是否近似，应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。

既往中国法院判决对于显著性对商标近似的影响一直重视，商标的显著性属于上述判定商标近似的三个要素之一。

（1）显著性的变化及对近似判断的影响

在红河红案[24]中，最高人民法院认为（1）商标权利人的“红河”注册商标中的“红河”是县级以上行政区划名称和知名度较高的河流名称，不是臆造词语，作为商标其固有的显著性不强，且被申请人始终未能提交其持续使用证据及能够证明该商标信誉的证据，没有证据证明获得显著性。（2）被诉侵权人云南红河公司的“红河红”商标经过较大规模的持续性使用，已经具有一定的市场知名度，已形成识别商品的显著含义，应当认为已与“红河”商标产生整体性区别。以一般消费者的注意力标准判断，容易辨别“红河红”啤酒的来源，应认为不足以产生混淆或误认（3）云南红河公司的住所地在云南省红河州，在其使用的商标中含有“红河”文字有一定的合理性；（4）从云南红河公司实际使用在其产品的瓶贴及外包装上的“红河红”商标的情况来看，云南红河公司主观上不具有造成与被申请人的“红河”注册商标相混淆的不正当意图。鉴此，认定二者不构成近似商标，云南红河公司使用“红河红”商标的行为未侵犯被申请人的“红河”注册商标专用权。

从该案中可以看出，最高院在商标的近似性判定中，考察如下几个要素进行判断：（1）原告注册商标的固有显著性；（2）原告注册商标的获得显著性，（3）商标的市场知名度；（4）商标标识近似性（5）被诉侵权商标的使用是否属于合理使用（具有合理性）（6）被诉侵权人是否具有主观恶意。

上述分析方法从权衡注册商标与被诉商标多个因素的角度进行综合判定，注重全面性。但而显著性仅仅属于判定商标近似应该考量的要素之一。

（2）对显著性影响的双向性

从字面上看似乎显著性与混淆可能性仅仅是一种正向函数关系，显著性越大，混淆可能性越高。事实上，显著性与混淆可能性的关系却比字面含义更为复杂。对于显著性不同的商标，存在不同阶段的正向和负向两种变化，与相关公众及比较方式有关。对普通商标的混淆与否，以普通相关公众的一般心理而言，受相同成分的影响通常要比不同成分的大，也就是说隔离观察是容易“同中见异”。但对于特别显著，尤其是广为人知的商标，相关公众对在先商标印象深刻、宛然在目，观察时仿佛是在直接比较，其眼光就会比平时更敏锐，反而容易发现商标不同之处，或者说更能“异中见同”。[25]。所以在一定范围内，确实是商标越显著，混淆可能性越大，但是不是绝对的，在超过一定的限度，商标非常显著时，消费者恰恰不会混淆[26]。比如，Microsoft和microhard，或者Micr0soft。此时的商标侵权的基础不在于混淆，而在于其他非混淆性损害，比如驰名商标的淡化。

如果是两个显著性都比较强的商标之间，即使在外观上较为近似，且在常规情况下可能会认定当近似，也可能因为其各自显著性强而不认定构成近似[27]。在国旅诉中青旅案中，北京市第一中级人民法院认为，CYTS是中青旅的英文名称缩写，CITS是中国国际旅行总社的英文名称缩写。公众对英文缩写一般会考虑名称构成字母代表的含义，而Y与I代表含义明显不同。而且，注册商标的使用一般存在于相关地域并相对于相关公众，基于相关公众对于两商标的关注度和认知程度，不会导致公众混淆或者误认。

在拉科斯特诉新加坡鳄鱼案中[28]，最高人民法院认为，侵犯注册商标专用权意义上的商标近似是指混淆性近似，即足以造成市场混淆的近似。根据诉争商标涉及的具体情况，认定商标近似除通常需要考虑其构成要素的近似程度外，还需要综合考虑其他相关因素，诸如被诉侵权人的主观意图、双方共存和使用的历史与现状、相关市场实际等因素，在此基础上进行公平合理的判断认定诉争商标是否构成混淆性近似，诉争商标仅在构成要素上具有近似性，但综合考量其他相关因素，不能认定其足以造成市场混淆的，不应认定为侵犯注册商标专用权。上述判决进入了2011年第12期《最高人民法院案例公报》并衍生出“市场格局说”。实际上，上述判定从显著性的角度可以得到一定解释，即当原告主张的注册商标与被诉侵权商标的显著性通过长期使用均达到较高水平之后，相关公众对于被诉商标的使用反而不容易产生混淆。

上述理论可以用图示来说明，横轴是以相互距离远近表示的两个商标标识本身的近似度。假设此距离不变，当显著性在一定范围内增强的时候，商标混淆可能性增加；但当显著性超过一定限度，则商标混淆可能性减少，也就产生了“混淆的悖论”。但是，对于显著性和知名度极高的驰名商标，根据我国商标法，其可以受到基于反淡化的保护，此时侵权将不受上述混淆标准及其悖论的束缚。对此问题，由于篇幅关系，本文不做详细分析。

在“咖啡伴侣”案中，法院认为原告注册商标的显著性退化（判决原文为“泛化”）。姑且不论上述退化是否成立（前文已有评论）。假设退化的推断是成立的，其对于混淆的影响也仅仅是诸多因素中的一个，对于商标近似性的判定，应当根据《商标法》以及最高院《商标解释》的规定，结合注册商标与被诉商标的音、形、义方面的异同、结合知名度和显著性等要素进行综合分析，采取多要素的分析方法，并特别注意到显著性的变化到底对于商标混淆产生了何种具体的影响，才可能得出正确的结论。

根据商标法第五十六条之（二）规定，有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的。因此，商标侵权可以从下列要素进行考察（1）商标标志的近似度（2）商品的近似度；（3）混淆的可能性。因此，混淆可能性是构成商标侵权的要件。但是，是否可以反过来说，“不混淆可能性”是商标不侵权的抗辩成立条件呢？

从形式逻辑的角度可以做一分析。《商标法》的侵权成立涵盖“混淆可能性”这一条件就意味着，如果被诉商标的使用（1）有证据证明造成实际混淆，或者（2）虽然没有证据证明实际混淆，但是根据其他实施可以推定存在“造成混淆的实质可能性”（Likelihood of Confusion）的两种中任何一种的情况下，都应当判定侵权成立。也就是说即便原告不能证明实际混淆的几率和数量较高，只要这种可能性存在，并结合其他要素，是可以判定“存在混淆可能性”的。

实际上，这种推断在美国商标法中也得到了引证。在阿姆布里特案[29]中，有4名消费者出庭作证，他们将被告的棒状冰激凌当作原告产品。地方法院据此认定存在混淆的可能性。上诉法院认为，虽然被告认为考虑到双方产品在市场上大量销售，只有4名消费者发生混淆，不足以说明真实混淆的问题，但是只有几例真实混淆的报告，并不表明只有这几个消费者发生了真实混淆。很多消费者很有可能被误导或者欺骗也不会为了2.5美元的棒状冰激凌而花费时间来起诉。所以，4位消费者发生真实混淆的事例，已经足以说明存在真实的混淆。[30] 在查尔斯案[31]中，原告在一个购物商场随机选择了35名顾客，向他们出示了被告产品及包装盒，其中34%的顾客认为看到的是Opium香水。根据这个证据地方法院认为存在真实的混淆。对此，上诉法院也给予了肯定。

在Bacon相互保险公司[32]案件中，上诉法院认为，混淆的可能性所造成的伤害不仅限于针对实际或者潜在的购买者（实际混淆者），也包括其他因为混淆可能威胁损害到商标权人利益的人。混淆的发生在非购买者中的影响会超越直接做出购买者。判决书列举了多个不同领域的相关公众包括：如果误认没有及时纠正，因混淆造成的错误购买可能会给购买保险的雇主造成损失；会导致这些雇主违反罗德岛当地法律，因为法律规定雇主必须购买保险，甚至导致他们被起诉。误认也会导致受伤的雇员不满，因为他们的报销单据会错寄给其他保险公司而影响保报销。如果需要与第三方被错寄的保险公司进行交流，也会增加Bacon公司的成本等。甚至雇主和雇员都不会及时收到法庭的文件，也会导致其利益受损。根据上述分析，上诉法院认为，原告Bacon相互保险公司已经证明了实际混淆会关乎其商业利益。那么，也就轮到被告Onebacon公司去花费更大努力（uphill battle）去证明没有混淆的实质可能性。判决书还认为，“实际混淆的证据”经常被认为是证明存在“混淆的实质可能性”这一问题最具有说服力的证据，因为过去发生的混淆是未来产生混淆最好的指标。综上，美国法院认为，“实际混淆的证据”并非证明”混淆的实质可能性”的必不可缺的证据，但是实际混淆证据的存在具有很大的说服力[33]。在《第三次不正当竞争法重述》第23条规定，（1）实际混淆的发生可以推定存在混淆的可能性；（2）在一个相当长的时间内，不同主体在同一个市场内分别使用商标而不发生实际混淆，可以推断处不存在混淆的实质可能性。

从上述比较法的角度，我们可以理解，实际混淆(Actual Confusion)的发生可以推断处混淆的实质可能性(Substantial Likelihood of confusion)。

第一，“混淆测试”不是通过比较在同一个时间和场合实际发生混淆与实际没有发生混淆的数量比例来决定是否具有混淆的实质可能性。更不是仅因为在单方委托的市场调查中不混淆的比例高于混淆的比例，就推定被诉商标使用具有“不产生混淆的较大可能性”，进而认定不侵权。第二，“混淆测试”并不是考察“不产生混淆的可能性”是大还是小。而是考察混淆的可能性是大还是小。

举个例子，如果统计显示，1/3消费者认为肯定不会混淆，1/3认为可能混淆也可能不混淆；剩下1/3的消费者认为肯定混淆。那么，这个测试的“混淆可能性人群”应当是2/3，而不是1/3。

在“咖啡伴侣案”中，一审判决根据上述“不产生混淆可能性”的原理进行判断是值得商榷的。二审法院对此问题认为“证据不符合三性”因而“不应该纳入本案证据[34]”，在认可“在被告的证据不但不能证明没有混淆的可能性，而且反而可以证明已经产生了实际混淆” 的条件下，对有关证据是否可以解释混淆问题未做置评，而直接做出“咖啡伴侣”与“咖啡伴旅”文字构成、含义方面存在差异，因而不会造成混淆的结论。

本文认为有关混淆测试可以参考上述“实际混淆”与“混淆实质可能性”的关系进行，并应考虑到商标法保护消费者利益不受侵害，保护商标专用权的立法宗旨，认识到商标权利边界划定的本质是尽量排除和防止“混淆可能性”；而非尽量容忍这种可能性。

显著性问题和混淆问题是商标侵权判定的重点考量要素和核心标准。商标权人应当注意在实践中保护和强化自己的商标显著性。同时，在侵权判定的标准方面也应该充分理解“显著性退化”的原因，充分考虑权利人对于维护和强化显著性的努力，避免仅因侵权的存在而反过来否定商标的显著性。在知名度和显著性的关系方面，应当理解两者的关系和同向性；理解显著性变化对于混淆的双向影响；在混淆判定中理解“混淆可能性”和“实际混淆”等概念的含义和意义，以期待在保护商标权人合法权益的同时，正确划分权利的边界；最终实现商标法保护商标专用权，保障消费者利益，促进市场经济发展的立法目的。