从“非誠勿擾”美术作品著作权侵权纠纷案看 商标权与在先著作权的权利冲突与保护

近日，北京知识产权法院发布最新案件信息：北京知识产权法院院长王金山担任审判长，于2020年4月26日线上公开宣判了“非誠勿擾”美术作品著作权侵权纠纷案。北京知识产权法院二审认定：上诉人金阿欢、永嘉县非诚勿扰婚姻介绍所(普通合伙)（简称“非诚勿扰婚介所”）的使用行为侵害了被上诉人华谊兄弟公司对涉案“非誠勿擾”美术作品的著作权，判决驳回上诉人金阿欢、非诚勿扰婚介所的上诉请求，维持一审判决，并向当事人电子送达了裁判文书。

其实早在2017年，华谊兄弟就曾以金阿欢在第7199523号注册的“非誠勿擾”商标（简称“诉争商标”）侵犯其在先权利为由向商标局提出商标无效宣告申请。华谊兄弟公司主张：电影《非诚勿扰》字体是经过特殊设计的美术作品，诉争商标完全复制了电影《非诚勿扰》的字体，华谊兄弟公司作为电影制片人，金阿欢申请注册诉争商标的行为侵犯了其在先著作权。后因诉争商标于2010年9月7日核准注册，华谊兄弟公司直至2016年1月26日才对诉争商标提出无效宣告请求，最终商标局以华谊兄弟提出商标无效宣告申请超过法定5年期限为由，裁定：对金阿欢在第7199523号注册的“非誠勿擾”商标予以维持，驳回华谊兄弟的商标无效的申请。

在对诉争商标申请无效宣告无果的前提下，华谊兄弟转而提起美术作品著作权侵权诉讼。

华谊兄弟公司诉称，《非诚勿扰》电影海报中“非誠勿擾”艺术字体是具有独创性的美术作品，金阿欢、非诚勿扰婚介所的使用行为，侵害了其对“非誠勿擾”美术作品的著作权，诉请要求金阿欢、非诚勿扰婚介所赔礼道歉、赔偿经济损失100万元、合理支出31010元。

最终，北京知识产权法院二审认定：金阿欢、非诚勿扰婚介所未经许可，以商业目的擅自使用“非誠勿擾”美术作品的行为，并非合法的商标性使用行为，侵害了华谊兄弟公司对涉案“非誠勿擾”美术作品的著作权。尽管第7199523号注册商标与华谊兄弟公司享有在先著作权的“非誠勿擾”美术作品发生权利冲突，因超过商标法规定的争议期限而不可撤销，但是华谊兄弟公司仍然有权对金阿欢、非诚勿扰婚介所主张赔偿损失的法律责任。

就上述案件的二审判决，我们认为从以下几个方面还可以进行探讨研究：

一、在先“非誠勿擾”美术作品著作权能否阻却注册商标的使用？

根据现有的公开信息，本案一审、二审仅判决金阿欢赔偿华谊兄弟公司经济损失2万元，非诚勿扰婚介所在1万元范围内承担连带赔偿责任；此外，金阿欢、非诚勿扰婚介所赔偿华谊兄弟公司制止侵权的合理开支31010元，并未判决侵权人立即停止侵权。而鉴于华谊兄弟早前提起的商标无效宣告申请被驳回，意味着金阿欢在第7199523号注册的“非誠勿擾”商标仍然是有效商标。

截至目前，经查询，金阿欢已经于2020年1月又办理了“非誠勿擾”商标续展申请，并于2020年3月续展了“非誠勿擾”商标。即尽管二审法院认定“非誠勿擾”商标构成美术作品侵权，但金阿欢仍有权在商标法的保护之下，仍可以继续使用其注册商标。

根据《著作权法》的规定，著作权侵权责任的承担方式首要的便是“停止侵害”，但是，本案中，根据北京知识产权法院的认定，金阿欢注册的“非誠勿擾”商标构成对华谊兄弟在先美术作品著作权的侵权，华谊兄弟公司仍然有权对金阿欢、非诚勿扰婚介所主张赔偿损失的法律责任，二审法院并未做出要求停止侵权行为的判决。即金阿欢承担责任的方式仅为赔偿损失，那么在已经核准注册的商标被认定为构成美术作品侵权的前提下，是否侵权人的责任承担方式仅仅为赔偿损失呢？所谓的侵权行为不停止，则损害赔偿是否可以持续产生，又如何解决后续产生的损失赔偿？

事实上，经笔者查询，在“陈竹生、肖红著作权权属、侵权纠纷一案”【（2013）豫法知民终字第1号】中[i]，原告肖红以被告陈竹生向国家工商管理总局商标局申请注册的三色鸽商标（注册证号为5374962）侵犯其“三色鸽”美术作品著作权为由，请求判令：1、陈竹生立即停止侵权使用肖红享有著作权的《三色鸽》作品；2、陈竹生向肖红公开赔礼道歉；3、赔偿肖红经济损失50万元。法院最终认定：陈竹生使用“三色鸽”美术作品申请注册商标侵犯了肖红对“三色鸽”美术作品享有的复制权和发行权，应当承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。法院判令：一、陈竹生立即停止对肖红“三色鸽”美术作品著作权的侵权使用。二、陈竹生于判决生效后十日内赔偿肖红经济损失6万元。

由此可以看出，对于注册商标被法院认定构成美术作品侵权的前提下，侵权人是否需要承担停止侵权的法律责任即阻却注册商标的使用，目前司法实践仍有不同的处理和裁判标准。在法院判令侵权人停止侵权的前提下，则侵权人不得再继续使用其商标，当商标连续三年不使用之后，权利人或者任何第三人可以通过提出商标撤销的申请，从而实现要求侵权人永久停止侵权的保护效果。

本次“非诚勿扰”商标案的判决，仅仅在一定程度弥补了作为著作权人的华谊兄弟的经济损失，该等损失仅仅是阶段性的弥补。在金阿欢等主体后续持续使用该注册商标的前提下，意味着其仍在通过此前实施的“侵权行为”持续获益，换言之，因其侵权行为所造成的损害后果及给权利人（华谊兄弟）造成的损失仍在持续不断的产生，后续华谊兄弟是否仍然有权继续主张损失赔偿，是目前该二审判决生效后需要思考的问题。

二、注册商标与他人在先权利的冲突问题

根据我国《商标法》第九条和第三十二条之规定，申请注册的商标，应当有显著性，便于识别，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突，不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。该条对于注册商标不得损害他人现有在先权利做出了明确规定。我国《商标法》规定“在先权利”首要目的是为了避免注册商标与其他权利相冲突。权利冲突不仅会增加商标权人使用商标的成本，也会给其他权利人带来权益损害，彰显了商标注册时应当为他人的在先权利保留一定空间的精神。

我国商标法、著作权法及民事诉讼法等从不同的领域、不同的角度给予权利人在先权利的保护，如此带来的直接后果是权利的冲突。之所以会产生权利冲突，其主要原因是我国目前对于知识产权的保护仍然实行的是单行法律，尚无一部完整的知识产权法典。各单行法律规定相对分散，难免造成在法律适用方面的冲突。如何进行不同单行法律规定所产生的司法效果之间的有效衔接，仍然是今后整个知识产权立法的重要方向。

商标权与其他知识产权及民事权利处于平等地位。无论是商标法还是其他民事法律，均以保护正当存在的民事权利为基本原则。根据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十九条第一款规定: “当事人主张诉争商标损害其在先著作权的，人民法院应当依照著作权法等相关规定，对……诉争商标是否构成对著作权的侵害等进行审查。”则即便商标已经核准注册，但为了保护在先权利人，尊重原创劳动成果，人民法院有权根据《著作权法》的规定对于商标是否构成侵权进行审查。

那么，在注册商标已经通过行政程序确认合法有效的前提下，根据现行的立法体系安排，民事诉讼无法对行政程序行为的合法性再进行裁判，该种做法会对行政程序的合法性进行预决，如此可能对法律赋予行政机关的权力造成不恰当地干预。[2]但正如“非诚勿扰”美术作品侵权判决一样，认定商标图案构成侵权与注册商标继续使用同时并存，仍然是目前立法及司法实践层面在法律体系及司法效果方面如何利益平衡需要重点考虑的问题。

三、注册商标与在先美术作品著作权的权利冲突与保护建议

尽管普通美术作品著作权的价值在短期内相较于商标的价值较小，但我国商标法施行的保护在先权利原则旨在鼓励著作权法领域的创作行为。随着目前世界多元化的发展趋势，申请注册的商标往往在文字、图案等方面进行独特的设计，使用原创美术作品申请注册商标越来越普遍。但由于我国著作权法对于作品采取的自动保护原则，对于申请注册的商标图案是否侵害了他人在先美术作品著作权无法进行查实。为此，在现行立法体系下，解决注册商标与享有在先著作权的美术作品权利保护的冲突的短期路径，是可以采用由商标局要求权利人在提交商标注册申请时出具商标图案未侵害他人在先权利的书面承诺。根据《商标法》第七条的规定，申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则。一旦商标初审公告或者核准注册后，在任何期限内注册商标图案被人民法院认定构成侵权的，商标局应当主动依职权或者经利害关系人申请，以商标权利人违背诚实信用原则为由，启动对已注册商标效力的审查程序。据此，修改《商标法》第四十四条关于已注册商标除违反本法第四条、第十条、第十一条、第十二条、第十九条第四款规定以外，增加违反本法第七条的规定。违反本法第七条规定的，同样由商标局宣告该注册商标无效，且不受五年的期限限制。

【权利冲突前提下，在先权利人的权利保护方式与建议】

事实上，在商标的整个申请及核准注册阶段，均强调权利取得的合法性，即不得侵犯他人的在先权利，同时赋予了在先权利人不同阶段的救济手段与保护方式。

（一）通过商标行政程序进行保护

1、商标初审公告阶段，在先权利人可以及时提出商标异议。

《商标法》第三十三条 对初步审定公告的商标，自公告之日起三个月内，在先权利人、利害关系人认为违反本法第三十二条等规定的，可以向商标局提出异议。公告期满无异议的，予以核准注册，发给商标注册证，并予公告。

即在商标注册的申请阶段，在先美术作品的权利人可以通过向商标局提出异议的方式对自己的权利进行保护。

2、商标核准注册后五年内，在先权利人可以及时提出商标无效宣告申请。

《商标法》第四十五条 已经注册的商标，违反本法第三十二条等规定的，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。

根据上述规定，已经注册的商标，违反本法第三十二条规定的，自商标注册之日起五年内，在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。

3、已核准注册的商标连续三年不使用的，在先权利人可以申请撤销商标。

《商标法》第四十九条 注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。

从规定上可以看出，商标法对于在先权利人在不同阶段进行自身权利保护均明确规定了不同的期限。如权利人未能在法定期限内积极行使相应权利的，则自动丧失，这也真正体现了“法律不保护躺在权利上睡觉的人”的基本精神。

（二）著作权法层面通过民事诉讼方式进行保护

在权利人因超过了法定的权利行使期限而无法通过商标行政程序进行在先权利的保护，是否还能转而诉诸其他的救济途径和手段？事实上，关于注册商标侵犯他人在先权利的救济措施，除了商标法的规定，仍然可以通过民事诉讼程序来实现。

根据最高人民法院《关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》（法释〔2008〕3号）

第一条  原告以他人注册商标使用的文字、图形等侵犯其著作权、外观设计专利权、企业名称权等在先权利为由提起诉讼，符合民事诉讼法第一百零八条规定的，人民法院应当受理。

知识产权无论是否经过行政程序取得，相互之间的冲突可以纳入民事争议的范畴，人民法院原则上都可以依法受理。此次华谊兄弟提起的美术作品著作权侵权诉讼一案，便是在穷尽商标行政程序救济手段之后，转而通过民事诉讼程序进行自身权利的救济与保护。

此外，为避免产生权利冲突，在商标的注册申请阶段，申请人应尽量注意避免侵害他人在先权利。在商标申请前应注意做好前期调查工作，核实商标中使用的文字（含字体）、图形及其他构成要素是否存在著作权、专利权等在先权利。如有在先权利存在的，应当积极与权利人取得联系，在征得权利人同意并支付报酬的前提下，方予以使用。同时，基于商标区别商品和服务来源的基本功能，尽量使用原创并具有新颖性商标设计方案，避免权利冲突的产生。

[i] 参见河南省高级人民法院（2013）豫法知民终字第1号民事判决书。
[2] 参见城北午言：
blog.sina/s/blog_7ef4630d0102xafd.html。